03 de marzo de 2020

Mediante Interpretación Prejudicial Nº 217-IP-2018 de fecha 13 de diciembre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3903 del 20 de febrero de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) se ha pronunciado sobre si la oposición andina prevalece sobre el derecho preferente derivado de la cancelación por falta de uso de un registro marcario.

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú preguntó al TJCA lo siguiente:
“¿Se puede entender un mejor derecho el derivado de la cancelación marcaria (Artículo 168 de la Decisión 486) frente a una oposición andina (Artículo 147 de la Decisión 486)? ¿Y en ese sentido debería ser tomado por la oficina nacional competente como prioritario en relación a una oposición andina justificada en el registro de marcas en otro país de la Comunidad Andina (Colombia)?”

El TJCA respondió lo siguiente:

“Son dos instituciones jurídicas distintas el derecho preferente derivado de una resolución favorable de la solicitud de cancelación de un registro marcario (cuya marca no se usó en el mercado) regulado en el artículo 168 de la Decisión 486, de la oposición andina prevista en el artículo 147 de la Decisión 486, por virtud de la cual el titular de una marca o quien primero solicitó el registro de una marca en un primer país miembro puede oponerse, en un segundo país miembro, al registro de una marca idéntica o similar, caso en el cual el opositor (ubicado en el primer país miembro) deberá acreditar su interés real en el mercado del segundo país miembro donde interpone la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca en cuestión (en el segundo país miembro) al momento de interponer su oposición.
Si la oposición andina se fundamenta en un derecho anterior al del registro marcario cuya cancelación se solicita, es evidente que la oposición andina prevalece sobre el derecho preferente derivado de la acción de cancelación, tal como se explica en el siguiente ejemplo.

Asumamos que Ticio registró en la Oficina de Marcas de Colombia la marca “X” el año 2005. Con posterioridad a ello, el año 2010, Lucio registra en la Oficina de Marcas del Ecuador la marca “X1” que es idéntica o similar a la marca “X” de Ticio. Resulta que Ticio no toma conocimiento del registro de la marca “X1” en Ecuador (*). Lucio usa la marca “X1” solo dos años, hasta el 2012, y deja de usarla a partir de enero del 2013.

El 16 de enero del 2017, Mario solicita a la Oficina de Marcas del Ecuador la cancelación del registro de la marca “X1”. Dicha oficina resuelve de manera favorable la solicitud de cancelación de Mario mediante acto administrativo firme del 30 junio de 2017. Por virtud del derecho preferente previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, Mario tiene derecho preferente al registro de la marca “X1”, el cual podrá ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación (el 16 de enero de 2017) y hasta dentro de los tres meses siguiente de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa (el 30 de junio de 2017).

Ahora asumamos que, sobre la base del derecho preferente, Mario solicita a la Oficina de Marcas del Ecuador el registro de la marca “X1” el 15 de agosto de 2017 (dentro de los tres meses que concede el derecho preferente), pero esta vez Ticio sí toma conocimiento de dicha solicitud de registro.

Toda vez que el signo “X1” es idéntico o similar a la marca “X” de Ticio registrada en la Oficina de Marcas de Colombia, y dado que este registro es anterior (año 2005) al registro que en su momento se concedió a Lucio (año 2010), Ticio puede oponerse a la solicitud de registro marcario presentada por Mario el 15 de agosto de 2017, caso en el cual Ticio deberá solicitar el registro de la marca “X” en la Oficina de Marcas de Ecuador al momento de interponer su oposición andina.”

“(*) Si Ticio hubiera tomado conocimiento del trámite del registro de la marca “X1” realizada por Lucio en Ecuador, podría haberse opuesto en virtud a la figura de la oposición andina prevista en el artículo 147 de la Decisión 486.»

FUENTE / PRENSA DEL TRIBUNAL ANDINO

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